<p>Q：　海外において販売されている、特許を得ている製品（以下「特許製品」といいます。）を輸入して、日本国内で販売することは問題ないでしょうか。</p>
<p></p>
<p>A：　特許権者が、特許製品を譲渡した相手方と、当該特許製品の販売先や使用地域から日本を除外する旨を合意している場合やその旨を当該特許製品に表示をしていなければ、日本に輸入して国内で販売しても特許権の効力は及びません。よって、当該特許製品に、日本を販売先や使用地域から除外する旨の明確な表示がなければ、日本に輸入・販売しても原則として特許権者から特許権を行使されることはありません。</p>
<h3>1	並行輸入とは</h3>
<p>日頃生活している中で、「並行輸入」という言葉を聞く機会が増えているように思います。「並行輸入」とは、海外において、適法に製造・流通に置かれた特許製品（日本で登録された特許発明を用いた製品をいいます。）を、正式な代理店を通さずに輸入・販売することをいいます。</p>
<p>その目的は、海外で日本より安価に販売されている特許製品を輸入して、日本で販売することでその価格差により利益を上げることなどが考えられます。</p>
<p>販売業者からすれば、国内と国外の価格差を利用して一定の利益を得ることができるため、並行輸入に特段問題はないように思われます。しかし、特許権者の立場から考えるとどうでしょうか。特許製品の並行輸入が多く行われた場合、特許権者は日本国内での価格を維持することが難しくなる可能性があります。そのような場合に、特許権者は当該特許製品の並行輸入について、差し止めや損害賠償請求を特許権の行使により行う可能性があります。</p>
<p>そのような紛争を避けるために、輸入した特許製品に特許権の効力が及ぶかは非常に重要な問題になります。</p>
<h3>2	特許権の消尽</h3>
<p>ここで、「特許権の消尽」という考え方があります。そもそも、特許法の条文において、特許権侵害に該当するとされているのは、特許権者に無断で特許発明を業として実施する場合です。事例において問題になる輸入はこの「実施」に該当すると解釈されています。そうすると、事例のように特許製品を輸入して販売することは（特許権者に無断である限り）形式的には特許権侵害に該当するように思われます。</p>
<p>特許権者の利益を図るという観点からはこの帰結に問題はないのですが、他方で円滑な経済や商品の流通という観点から、販売業者の利益も考慮する必要があります。すなわち、上記の帰結を前提とすると、特許製品を販売する場合、特許権者の承諾を得なければならないことになり、当該商品を円滑に流通に置くことができなくなってしまいます。</p>
<p>他方で、特許権者は、初回の販売時に特許製品に関する利益を確保することができていると考えられます。そうすると、2回、3回と転売が繰り返される場合にその都度全ての売買について特許権者の利益を保護する必要性が高くないものと考えることに一定の合理性はあると考えられます。</p>
<p>そのような事情を勘案し、特許法に明文はないものの一般的な解釈として、一度特許権者から適法に流通させられた特許製品については、特許権の効力は及ばないと考えられています。これが特許権の消尽です。あくまで適法に流通されたものを対象とするものであり、当品の流通など、適法と評価できない場合にまで及ぶものではないという点には留意を要します。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1597239297991.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>3	並行輸入における消尽は認められる? BBS事件</h3>
<p>上記では特許権の消尽を説明しましたが、事例のような並行輸入の際にも特許権の消尽は認められるのでしょうか。</p>
<p>この点について、BBS事件という事例に対して最高裁の判決が存在しており、以下の内容の判決を出しています。</p>
<h4>【判決の要旨】</h4>
<p>日本の特許権を行使できる者が外国において特許製品を譲渡する際、譲渡相手との契約等により、①その販売先や使用地域から日本を除外する旨を「合意」し、さらに、②特許製品の転得者がそのことを認識できるように特許製品に日本を除外する旨を明確に「表示」していない限り、特許権者は、譲渡相手およびその後の転得者に対し、黙示的に特許製品を支配する権利を授与したと解される。（①②は筆者による。）</p>
<p>すなわち、特許権の消尽は、①販売先等として日本を除外する旨の合意がされており、かつ②認識可能なように除外される旨が表示されている、という2つの要件を満たす場合に認められるという内容の判断がされたということになります。</p>
<p>では、BBS事件について事例を含めて判断の理由を説明します。</p>
<p>BBS事件の事案の概要は、以下のとおりです。</p>
<h4>【事案の概要】</h4>
<p>Xは、「自動車の車輪」という名称の特許権を日本およびドイツで保有していました。Xがドイツで販売されている商品を日本に並行輸入している業者に対して、当該商品の日本への輸入及び日本での販売等の差し止めと損害賠償を求めました。</p>
<p>ここで、上記の特許権の消尽が並行輸入の場合にも妥当するかが争われました。</p>
<p>そもそも特許権とは、自然発生するものではなく、国に特許権として認められて生じる権利であり、すなわち国ごとに特許権というものが成立しているということになります。日本で特許権を有するからといっても、必ずしも海外で同様の内容についての特許権を有するわけではないと言うことです。</p>
<p>外国で特許権を行使する機会があったとしても、日本における特許権とは異なるため、特許権者が日本における特許権についての利益を確保しているというわけではないことになり、消尽の理由の一つであった二重の利益を得るという論拠が妥当しない可能性があります。</p>
<p>他方で、もう一つの正当化根拠であった円滑な流通の阻害を防止するという点は、並行輸入の場合でも妥当します。</p>
<p>これらとの調整の観点から最高裁は、上述の通り、日本の特許権を行使できる者が外国において特許製品を譲渡する際、譲渡相手との契約等により、その販売先や使用地域から日本を除外する旨を「合意」し、さらに、特許製品の転得者がそのことを認識できるように特許製品に日本を除外する旨を明確に「表示」していない限り、特許権者は、譲渡相手およびその後の転得者に対し、黙示的に特許製品を支配する権利を授与したと解する、との基準を示しました。</p>
<h3>4	実務上の留意点</h3>
<p>上記の通り、並行輸入品を日本に流通させる際に特許権の消尽が認められるかは、特許製品に一定の「表示」があるかが重要な判断基準とされました。日本において、特許製品を並行輸入して販売する際には、日本を販売先や使用地域から除外する旨の表示が当該特許製品になされているかということをまず確認する必要があります。</p>


海外の特許製品を輸入・販売する際の注意点

<h3>1　イメージ・キャラクターの保護の必要性 </h3>
<p>街や電車等の交通機関であたりを見渡すと、多くの企業のイメージ・キャラクターが目にとまります。 </p>
<p>イメージ・キャラクターには様々な効果があり、認知の容易さや、親しみやすさを利用して、会社の製品、サービスの認知度や好感度を向上させるなど、イメージ・キャラクターが会社にもたらす恩恵は大きいものといえます。 </p>
<p>もっとも、イメージ・キャラクターの認知度が高まるほど、模倣のリスクにもさらされ、悪質な模倣がなされるとイメージ・キャラクターと結びついた会社の商品、サービスのイメージも悪くなってしまうので、イメージ・キャラクターを保護する必要性は大きいものと思います。</p>
<p>よって、イメージ・キャラクターについて発生する権利、その帰属主体等について理解しておくことの重要性は高いです。 </p>
<h3>2　イメージ・キャラクターの著作権</h3>
<p>イメージ・キャラクターを保護する権利としては、まず、著作権が考えられます。 </p>
<p>著作権とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（著作権法第2条第1項第1号）という権利で、著作者に帰属する権利です。</p>
<p>著作権が発生する場合、その効果として重要なのが、権利を侵害する者に対して、著作者が差止請求（同法 第112条第1項）や、損害賠償請求（民法第709条）ができる点です。 </p>
<p>イメージ・キャラクターについては、思想または感情を創作的に表現した美術とされ、著作者に著作権が認められることが通常と思います。</p>
<p>著作権の便利な点は、それを発生させるための手続きや費用が不要な点です。これを無方式主義といいます。よって、イメージ・キャラクターの著作者は、イメージ・キャラクターが創作された時点で発生します。 </p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591679805306.png" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>3　イメージ・キャラクターの著作権の帰属主体</h3>
<p>イメージ・キャラクターの著作権について検討しておく必要があるのが、その帰属主体です。 </p>
<p>イメージ・キャラクターの著作権は、それを創作した会社の従業員に帰属するようにも思えますが、法は一定の場合、会社に帰属するものとしています。会社のものとなる要件は著作権法15条1項に定められており、以下のとおりです。</p>
<p>会社の発意に基づいて作られ、会社の業務に従事する者が職務上作成し、会社が著作したものとして公表する著作物で、著作物を創作した時に契約や就業規則等で従業員を著作者とする旨の定めがない場合です。 </p>
<h3>4　商標権の使用 </h3>
<p>もっとも、著作権によるイメージ・キャラクターの保護は不十分な場合もあります。なぜなら、著作権侵害を理由に差止請求や損害賠償請求する場合、自社の著作物を侵害している表現物の、依拠性と類似性を立証することになり、これが容易でないことが通常です。これは著作権につき無方式主義が採用されているためです。</p>
<p>また、著作権では、イメージ・キャラクターの名称については保護されません。たとえば、不二家とは違う会社がキャンディをなめている女の子をペコちゃんと名付けても、不二家のペコちゃんについての著作権では差止請求できないことになります。</p>
<p>よって、商標権の活用も検討すべきです。商標とは、会社が自社の取り扱う製品、サービスを他社のものと区別するために使用するマークです。商標権は著作権と異なり、特許庁の審査を経て、登録がなされることで発生します。これを著作権の無方式主義と区別して方式主義といいます。商標登録すると、登録した商標の使用はもちろんのこと、類似の商標等についても使用を差し止めることができます。また、通常名称についても保護されることになります。</p>


イメージ・キャラクターの著作権の使用について

<p>Q：当社の商品Xについて、他社Yが特許出願中であり、技術侵害である旨の通知が届き、Xの販売中止（差し止め）と損害賠償を請求されました。また、当社の取引先にも、Yから同様の内容の通知が届いています。</p>
<p>このような場合、当社は何か責任を負いますか。また、取引先にまで通知を送られたことについて何か主張をすることはできますか。</p>
<p>A：Y社が特許出願中という状態の場合には、当該特許はまだ法的保護を受けませんので、通知を受領して直ちに損害賠償等の責任を負うことにはなりません。</p>
<p>他方で、Yが出願中の特許が登録された場合、通知の受領の時から特許登録がされた時までの期間におけるライセンス料相当額の支払い義務が将来的に生じる可能性があります。</p>
<p>なお、取引先に対する通知が、過度な中傷文言を含む等の理由により、社会通念に照らし許容されるものではないと認められる場合には、こちらからY社に対して警告文等の方法により注意を促すことが可能です。</p>
<h3>1　特許権とは</h3>
<p>初めに、特許権とはどのような権利なのか簡単に説明します。</p>
<p>日本における知的財産権として、例えば著作権、商標権や意匠権等が知られていますが、特許権も知的財産権の一つで、発明に対して認められるものです。なお、特許権は発明によって直ちに認められる権利ではなく、審査・登録を経て成立します。</p>
<p>その際には非常に複雑で時間を要する手続きを経る必要があり、厳格な手続きが用意されている分、登録された技術については法律により強い保護が与えられることになります。</p>
<p>特許権の審査・登録には、①出願文章、②図で発明を説明する「明細書」及び③申請書に該当する「願書」を特許庁に提出の上登録の申請をする必要がありますが、その複雑さや専門性から通常自ら作成するのは困難であり、弁理士等の専門家に依頼することが多いです。</p>
<p>その後、当該申請書の内容について審査を受けることになりますが、審査を通過すると特許査定が送付されますので、特許料を支払い、原簿への登録を経て特許権が成立するという形です。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591762237216.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>2　特許権が保護されるタイミング</h3>
<p>特許権は上記の通り、登録によって成立する権利ですので、特許を出願しているという状態では法律によって保護されるものではありません。そのため、仮に他社の技術を侵害している旨の連絡があったとしても、特許の登録が行われるまでは特許権を侵害していることにはなりません。</p>
<p>特許出願中というステータスには、将来当該権利が特許として認められた場合に、警告文を送付しておけばその時点からのライセンス料相当額の損害金を請求できるという権利（補償金請求権）があるにとどまります。</p>
<p>冒頭の事例においては、Yは現在特許の出願をしているというステータスですので、法的にYの技術が保護されているわけではありません。そのため、通知を受領したことにより特許権を侵害しているということにはなりませんし、損害賠償責任も生じません。</p>
<p>しかし上述の通り、特許出願中という状態であっても、警告文を送付しておくことによって、そのときからのライセンス使用料相当額の損害金を請求されることはあり得ます。</p>
<p>なお、特許出願をすれば当該技術が必ず特許登録されるわけではなく、登録されないこともありますので、損害金請求も必ず発生するわけではありません。</p>
<p>以上から、事例においては①直ちに損害賠償責任が生じるわけではなく、②特許登録がなされた場合に、将来的にライセンス料相当額の損害金を支払う責任が生じうる、ことになります。</p>
<p>対応としては、（i）そもそもYが出願している技術を侵害しているのか、（ii）侵害しているとして、当該出願が認められて特許として登録される可能性があるかを、専門家と検討の上、商品Xの開発や販売戦略について再考する必要があると考えられます。</p>
<h3>3　第三者への通知について</h3>
<p>上記の事例においては、取引先にも同様の内容の通知が送付されているようですが、これは「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為」（不正競争防止法2条1項21号）に該当する可能性があり、また、経済的な信用に関する虚偽の事実を流布したとして、信用毀損罪（刑法233条）に該当する可能性もあります。</p>
<p>不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争」の実施の確保を目的としており、不正な手段を用いた競争を禁止することをその趣旨としています。その中で、「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為」は不正競争に該当するとして禁止されています。</p>
<p>事例のように実際には特許取得していないにも関わらず、あたかも既に取得済みの特許を侵害しているかのような通知を行うことは、「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為に該当する可能性があります。</p>
<p>そのため当該行為は不正競争に該当する可能性があるとして、相手方企業に対して警告文を送付することが考えられます。</p>
<p>特に、事例のように、いまだ「特許出願中」の段階に過ぎないにもかかわらず、あたかも特許権が侵害されたかのごとく、取引先に対し「この会社は、特許出願中の弊社技術を侵害している」などと通知することは、前述のとおり、将来的に特許権が認められない場合もありますし、特許権が認められたとしても、特許庁が特許として認めた範囲に該当しない可能性もあります。</p>
<p>そのため、競争他社へ圧力を加える目的でその取引先に特許権侵害を触れ回る行為は、不正競争防止法が禁止する、虚偽の事実を告知して競争関係にある他人の営業上の信用を害する行為に該当する場合があります。</p>
<p>したがって、この場合、警告をしてきた相手方に対し、「確かに、将来、貴社の特許権が認められた場合には補償金を支払わなければならないかもしれません。しかし、特許権が認められなかったなどの場合には、社会通念上、許容される程度を超えて、取引先に虚偽の事実を通知したものとして、不正競争防止法に基づき損害賠償請求を行います」という旨、こちら側からも警告文を送付することを検討しましょう。</p>


他の特許出願中の企業による自社製品に対する差止請求・損害賠償請求がなされた場合

<p>Q：従業者等が職務の遂行上行った発明について、会社が特許権を取得するためにはどうすればいいでしょうか。</p>
<p>A：従業者等の職務上の発明について会社が特許取得するためには、①従業者等が当該発明を行う以前に、②従業者等との間の契約・勤務規則等で、従業者等が行った発明について会社等の使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることが必要です。また、特許を受ける権利を取得させることに対する経済上の利益の提供も必要になります。</p>
<p>仮に、②に関する定めがない場合、特許権は当該発明をした従業者等に帰属することになります。その場合には、当該特許権を会社が取得するためには、従業者等から特許を受ける権利の譲渡を受ける必要があります。</p>
<h3>1　職務発明制度</h3>
<h4>（1）職務発明制度について</h4>
<p>前提として、職務発明制度について説明します。</p>
<p>そもそも、特許法は特許を受ける権利はその発明した従業者等の自然人に原則として帰属するという立て付けをとっています。例外的に、従業者等が職務上した発明について、一定の要件のもとに職務発明に関する特許権を対価の提供により使用者等が取得できることを定めたものが職務発明制度です。その趣旨としては、従業者が当該発明をするために使用者等が行った貢献に対する代償とし、また、使用者等が職務発明を効率的に利用することを可能にすることがあげられます。</p>
<h4>（2）平成27年特許法改正以前</h4>
<p>そもそも、平成27年に特許法が改正される以前においては、職務発明について特許を受ける権利は原則通り発明者に帰属するものであり、使用者等が特許出願を行うためには、発明者に対して相当の対価を支払った上で特許出願を行う権利の譲渡を受けなければなりませんでした。</p>
<p>しかし、例えば（i）発明者が複数の場合で、かつ、他社との共同研究であるような場合には、全ての発明者の同意がなければ、特許を受ける権利が全発明者の共有に帰属していることから共同研究の成果を権利承継できなくなるという問題、（ii）権利の承継の際に「相当の対価」の金額をめぐる紛争等が発生していたという問題、（iii）特許を受ける権利について、あらかじめ使用者等が承継していたとしても、従業者等が当該権利を第三者にも譲渡した場合、先願主義を採用している特許権においては第三者が先に特許出願をしてしまえば使用者等は特許権を取得・対抗することができないという問題がありました。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591762196097.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h4>（3）平成27年特許法改正</h4>
<p>このような問題を受けて、平成27年の特許法改正において以下の変更が加えられました。</p>
<p>改正法においては、職務発明に関する権利の帰属について「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」、特許を受ける権利は、当該発明がされたときから使用者等に帰属するものとされ（特許法第35条第3項）、従業者等は当該発明の対価として、「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利を有することが定められました（特許法第35条第4項）。</p>
<p>しかし、そのためには職務発明の完成前に、すなわち「あらかじめ」使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約、勤務規則その他の定めを規定しておく必要があることには留意が必要です。</p>
<h4>（4）職務発明の対価としての経済上の利益</h4>
<p>従業者等が受けることができるとされている「その他の経済上の利益」は、金銭に限られません。特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針（以下、「ガイドライン」といいます）第三の一3において金銭以外の「その他の経済上の利益」が例示されています。具体的には①使用者等負担による留学の機会の付与、②ストックオプションの付与、③金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格、④法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与及び⑤職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾がその他の経済上の利益の具体例として挙げられています。</p>
<p>これは当該発明による利益が生じていない段階で、金銭的な対価を支払うことは使用者等にとって過度な負担になりうるという問題を解決するもので、将来的な利益等を「その他の経済上の利益」に含めることで特許の取得に関する使用者等の負担が軽減され、特許権を取得することが容易になったといえます。</p>
<p>なお、上記の①～⑤の対価はあくまでも例示であり、これらに限られるものではありませんが、対価の内容はあくまでも合理的なものである必要があり、使用者等が一方的に定めたような不平等なものではなりません。その点について特許法は第35条第5項において、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない」旨が定められています。</p>
<p>そして相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第5項の規定により不合理であると認められる場合（下記2参照）には、従業者等が受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない（特許法第35条第7項）ことになります。この場合であっても、上記のような柔軟な相当の利益の内容を定めることが排除されるわけではありませんが、時々によって従業者等が求める利益の内容は変わるものであり、あらかじめ従業者等との協議により対価となる経済的利益の名用を決定しておくことが望ましいと考えられます。</p>
<h4>2　不合理性の判断</h4>
<p>上記の通り、法第35条第5項において、相当の利益に関する定めは「その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない」とされています。その内容についてガイドラインで説明されていますので一部紹介します。</p>
<p>ガイドライン第二の一1（二）において、「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは「契約、勤務規則その他の定めにより与えられる利益の内容が、職務発明に係る経済上の利益として決定され、与えられるまでの全過程を意味する」とされており、「不合理性の判断では、「その定めたところにより相当の利益を与えること」、すなわち、契約、勤務規則その他の定めに基づいて職務発明に係る相当の利益の内容が決定されて与えられるまでの全過程が総合的に判断されることとなる」とされています。そのため、不合理性の判断においては、当該発明をめぐる一連の活動が総合的に判断されることになります。</p>
<p>また、ガイドラインにおいて「不合理性の判断は、個々の職務発明ごとに行われる」ともされており、各発明に応じて個別具体的に不合理性の判断がされることになります。</p>
<p>しかし他方でガイドライン第一の一においては、「手続の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重される」旨言及されており、その観点から使用者等と従業者等との間の意思の疎通を図り、第35条第5項に定める手続き等を適切に履践することが何よりも重要と考えられます。</p>


職務発明と経済上の利益の提供による企業の特許権の取得

<h3>1	特許権の属地主義</h3>
<p>特許権は、特許法第68条によれば、特許発明の実施を専有する権利で、「専有」とは、独占することを意味し、特許を取得した者は特許権が発生している発明を独占的に使用することができます。</p>
<p>もっとも、特許権はその取得した国・地域のみに適用されるので、他の国では効力がありません。したがって、「国際特許」たるものは存在せず、これを特許権における属地主義の原則といいます。</p>
<h3>2	PCT国際出願について</h3>
<p>　万国において効力を有する「国際特許」は存在しませんが、それに似た発想の制度として、「PCT国際出願」があります。 </p>
<p>正式名称は、「特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願」と呼ばれています。この制度を使えば、ある特許協力条約に加盟する国において特許出願する際、この条約に従った手続きをすることにより、条約に加盟するすべての国に同時に出願したことになります。 </p>
<p>例えば、日本人の場合、日本の特許庁に対して日本語又は英語で作成した国際出願願書を1通提出すると、それによって国際出願に与えられた国際出願日が、すべての特許協力条約に加盟する国においての出願日となります。</p>
<p>また、PCT国際出願には、他にもメリットがあり、出願の手続を簡素化するだけでなく、独自の便利な制度も用意されています。</p>
<p>例えば、PCT国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願されたことがあるかどうかの調査が、すべての国際出願に対して行われます。その際、その発明が新規性などの特許取得のために必要な要件を備えているかどうかについての審査官の見解も確認することができるので、出願人は、自分の発明の評価をするための有用な材料とできます。また、出願人の希望により、特許取得のための要件充足性についての予備的な審査を受けることも可能です。</p>
<p>PCT国際出願は、あくまで出願の簡素化なので、出願以降の手続き、費用の支払いは国毎に行わなくてはならないので、通常膨大な時間と費用がかかりますが、これらのPCT国際出願の独自制度を利用することで、特許取得の可能性を検討し、厳選した国においてのみ手続を進めることで時間と費用の適正化が可能となります。</p>
<p>出願者は、厳選した国において、各国内の特許取得手続に移行し、各国の法令に従って特許を取得していくことになります。これを国内移行手続と呼びます。</p>
<p>国内移行手続を行うにあたり、権利を取りたい国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出し、手数料を支払うことになります。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591762361369.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3> 3	外国の特許権についての司法判断</h3>
<p>アメリカ合衆国の法律では、自国の法律を外国に適用させることがしばしばあり、米国の特許法でもこれが認められています。</p>
<p>「アメリカ合衆国において認められた特許権を侵害する商品が国外から輸入された場合、政府は、当該商品の輸出国での製造を差し止めることができる」という内容です。</p>
<p>もっとも、当該規定が国外においても効力を有するかどうかは別の話です。</p>
<p>かつて、アメリカ合衆国の特許権を取得した者が、アメリカ合衆国の特許権を侵害する商品を販売する日本企業に対し、日本の裁判所において、上記米国の特許法に基づき日本国内での商品製造を差し止める訴訟を提起しました。本件訴訟の原告は、日本においては特許を取得していませんでした。</p>
<p>日本の最高裁判所は、「我が国においては、外国特許権について効力を認めるべき法律又は条約は存在しないから、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利に該当しない。したがって、米国特許権の侵害に当たる行為が我が国においてされたとしても、かかる行為は我が国の法律上不法行為」とはならないと判示しています。</p>
<p>つまり、日本においてはアメリカの特許権は効力を有さず、これを保護する法律も条約もないため、日本でアメリカの特許権を侵害しても違法とはならないとの判断です。</p>
<p>諸外国においても、外国の特許権については日本の裁判所と同様の見解であることが多く、特許権を取得していても外国では効力がないので、自社の製品などを外国においても展開する可能性がある場合、PCT国際出願の利用も念頭に置きつつ、複数国での特許取得も検討する必要があります。</p>


外国における特許権

<h3>1　商標とは</h3>
<p>商標とは、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを、他社の商品やサービスと区別するために使用するマークをいいます。</p>
<p>例えば、事業者Aの企業努力によって、自社の商品やサービスに対する研鑽を重ねることにより、事業者Aの商標Aに高品質というブランドイメージがつきます。そして、消費者は、この商標Aの高品質というブランドイメージに誘引されて、商品を購入します。</p>
<p>このように商標は、商品やサービスに顧客を誘引する重要な役割を担っています。そして、商標制度は、マークが有する自社商品を識別する力や信頼性を保護するものです。</p>
<h3>2　商標権とは</h3>
<p>1で説明したような、商品やサービスに使用されるマークを、法的権利として守るのが、商標権という知的財産権です。</p>
<p>商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたもの、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標などがあります。</p>
<p>商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。</p>
<p>商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。</p>
<p>また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性があります。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591764032826.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>3　商標権の登録について</h3>
<p>商標権は、マーク及びそのマークを使用する商品やサービスの組合せで、一つの権利となるため、商標権を登録（＝商標登録出願）する際には、商標登録を受けようとするマークとともに、そのマークを使用する商品又はサービスを指定することになります。</p>
<p>商標法では、一般的にサービスに該当する事柄を役務と呼び、指定した商品を指定商品、指定した役務を指定役務と呼びます。この指定商品及び指定役務によって、商標権の範囲が決定されます。</p>
<p>また、指定商品又は指定役務を記載する際には、商品・役務を一定の基準によって第1類～第45類までカテゴリー分けした区分も記載する必要があります。</p>
<p>そして、商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。</p>
<p>なお、日本では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。</p>
<h3>4　商標権の効力について</h3>
<p>マークが商標として登録された場合、そのマークについては、商標権を有する者による独占的な使用が法的に認められることになります。具体的には、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できるようになります。</p>
<p>この商標権は、設定登録の日から10年間に限り存続します。ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新できます。</p>
<p>なお、商標権は、日本国内においてのみ効力が及び、海外にはその効力は及びません。外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得する必要があります。</p>
<h3>5　商標の同一性・類似性の有無について</h3>
<p>実務上、商標権を根拠に、ある会社が今まで使用してきたマークの使用を中止するよう、警告がなされることがしばしばあります。このような警告をされた場合、警告を受けた会社としては、まず、警告をした会社が有する商標権の存否とその内容を特許情報プラットフォーム（特許庁: <a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/" target="_blank">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/</a>）で確認する必要があります。&nbsp;</p>
<p>その上で、警告を受けた会社が使用するマークを、これを付す商品やサービスの内容まで含めて確認し、商標権のうちの禁止権の対象になり得る程度の類似性が存在するかどうかの検討をすべきです。</p>
<h3>6　先使用権について</h3>
<p>警告をした会社の登録商標と警告を受けた会社のマークに類似性が認められた場合でも、先使用権の成立が認められる場合には、当該マークを適法に使用することができます。</p>
<p>先使用権は、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。</p>
<p>この先使用権は、他人の商標の出願前から、国内において、不正競争の目的なく、他者の登録商標と同一又は類似したマークを使用しており、かつ、当該商標が需要者の間に広く認識されている場合に認められます。</p>
<p>先使用権者は、他者の特許権を無償で実施し、事業を継続できるとすることにより、特許権者と先使用権者との間の公平が図られています。</p>
<p>よって、警告をした会社の登録商標と警告を受けた会社のマークに類似性が認められる場合であっても、警告を受けた会社が、他人の商標の出願前から、国内において、不正競争の目的なく、他者の登録商標と同一又は類似したマークを使用しており、かつ、当該商標が需要者の間に広く認識されている場合には、警告を受けた会社が使用するマークについて先使用権の成立が認められ、警告をした会社の禁止権の行使に対しても、当該マークの使用は適法であると主張できます。</p>
<h3>7　権利の有効性について</h3>
<p>警告をした会社の登録商標と警告を受けた会社のマークに類似性が認められた場合、上述した先使用権の主張以外に、そもそも、警告をした会社の登録商標は有効ではないとの主張をすることもできます。</p>
<p>具体的には、警告をした会社の登録商標は、商標法上の登録要件を充足せず無効である、全く使用されていないため取り消されるべきであるなどの主張が可能です。</p>
<p>上記のような主張が認められれば、警告をした会社の登録商標が無効になったり取消しの対象となったりするので、警告をした会社の主張は認められないことになります。</p>


商標権とその効力について

<h3>1　特許権の範囲</h3>
<p>特許権は、特許法第68条によれば、特許発明の実施を専有する権利です。</p>
<p>「専有」とは、独占することを意味し、特許を取得した者は特許権が発生している発明を独占的に使用することができます。</p>
<p>もっとも、特許権は侵害されることがあり、正当な権限なく他人の特許を業として実施することを特許権侵害といいます。特許権侵害があった場合、特許を取得した者は、特許を侵害している製品の使用の中止を強制的に求めることができます。</p>
<p>特許権は、強力な法律効果を発生させるので、その及ぶ範囲は厳格に定められています。</p>
<p>特許権の範囲は、特許法第70条第1項によれば、「願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」こととされており、同条第2項において、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」とされています。</p>
<p>この特許請求の範囲を、「クレーム」といいます。</p>
<h3>2　特許権の潜脱及び特許制度崩壊の危険性</h3>
<p>特許権の範囲がクレームのみから形式的に定められてしまうと、特許発明と同一の効果が得られるものの、クレームと完全には一致してはいない場合に、特許権の効果が及ばないことになってしまいます。</p>
<p>また、特許の一部が実施されているに過ぎない場合も、特許権の効果が及ばないことになってしまいます。</p>
<p>特許法は、発明の公開を要件として、特許を付与しています。そのため、特許は取得されると全て公開されるのですが、公開された特許のクレームを少し変更することで容易に特許権侵害を回避できるとすれば、特許制度は有名無実化してしまいます。</p>
<p>そこで、特許実務は、特許制度を実効化するべく、形式的な文言解釈による不合理を修正してきました。その代表例が、均等侵害と間接侵害の考え方です。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591762092435.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>3　均等侵害</h3>
<p>仮にある製品が、特許を取得した製品と一部の構成要素において合致がない場合であっても、一定の要件を満たした場合には、均等物として特許権侵害を認めるという判例法理を均等論と呼びます。この均等論よる侵害を均等侵害と呼びます。</p>
<p>均等侵害の要件は、ボールスプライン事件という最高裁判決にて判示されました。すなわち、</p>
<ol>
<li>相違点が本質的部分でないこと</li>
<li>相違点を置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること</li>
<li>置換が容易であること</li>
<li>公知技術との同一性または容易推考性がないこと</li>
<li>対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと</li>
</ol>
<p>の5つの要件が満たされる場合は、均等侵害として、特許権侵害が認められることになります。</p>
<h3>4　間接侵害</h3>
<p>特許権侵害が認められるのは、原則としては、特許のクレームに記載された要件のすべてが充足されている場合です。</p>
<p>しかし、特許の構成要件の一部しか実施されていない場合でも、その実施によって侵害が惹起される場合には、間接侵害として特許権侵害が認められます。</p>
<p>間接侵害にあたる場合としては、大きく3つの類型があります。すなわち、</p>
<ol>
<li>特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為（専用品型間接侵害）</li>
<li>特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為（多機能品型間接侵害）</li>
<li>特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為（譲渡等目的所持型間接侵害）</li>
</ol>
<p>の3つです。</p>
<p>これらの侵害にあたるか否かの判断は、難解で、高度な問題ですので、必要に応じて弁護士にも相談し、状況に応じた最適な対応をすることが望ましいです。</p>


特許権の侵害

<p>Q：他社が、当社の発明に関する情報を不正に取得の上、当該発明につき特許権を取得していたことが判明しました。当社が当該特許に関する権利を主張・取得する方法はありますか。</p>
<p>A：特許法に基づき、当該特許権は自分の発明によるものであることを主張して当該特許権を取得した者に対して当該特許権の移転を請求することができます。</p>
<p>まずは、訴訟外で権利の移転を請求することになりますが、相手方が任意での権利移転に同意しない場合には、裁判所で移転を請求する必要があります。</p>
<p>その際には、当該発明が自社の発明に基づくものであることを一定程度主張・立証しなければならないため、発明の経緯、情報が不正に取得され特許の出願に至った経緯等を詳細に説明できる準備をしておくことが望ましいと考えられます。</p>
<h3>1　特許を受ける権利と冒認出願</h3>
<p>特許権は、憲法上の人権のような自然発生的な権利ではなく、国家が法律により認めることで発生する権利ということができます。つまり、国家が当該技術・発明について特許を認めて初めて、権利として主張することができます。</p>
<p>ある発明が特許として認められるための手続きが特許出願（法第36条）です。そして、特許出願をするためには、当然新規技術の発見又は開発等の発明が必要になります。</p>
<p>通常、発明をした者が、自ら特許出願を行いますが、職務発明制度（法第35条）や、特許を受ける権利の譲渡が認められているため、必ずしも発明者のみが出願するわけではありません。当然ながら特許を出願するには特許を受ける権利を有する必要がありますので、ある発明について誰でも特許出願をして特許権を取得できることにはなりません。</p>
<p>しかし、何らかの方法により当該発明を自分のものとした上で、出願をして特許権を取得してしまうという例も存在します。このような、特許を受ける権利を有しない者（以下便宜上「無権利者」といいます。）による特許の出願を冒認出願といいます。</p>
<h3>2　従来の冒認出願による問題点</h3>
<p>法改正により既に解消されていますが、改正前には、無権利者が特許による恩恵を受けられないようにする制度は存在していたものの、その後に発明者等の真の権利者が正当な利益を得ることまでは保証していませんでした。</p>
<p>無権利者はそもそも特許権付与の要件を満たさず、特許を受けられないことが原則です。万が一無権利者が冒認出願をし、それが看過されて無権利者に特許権が付与されてしまった場合であっても、当該特許は無効なものであり、権利化後であっても法的手続きを経ることで無効にすることが可能でした。</p>
<p>他方、すでに特許出願された発明と同一内容のものについては、特許権の付与が認められないこととされていました。そのため、すでに出願されたものが冒認出願であり無効とされた場合であっても、発明者等の真の権利者による後発の特許出願は認められていませんでした。</p>
<p></p>
<img src="https://legal-online-prd-image-uploader.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/1591762041011.jpg" alt="undefined" style="height: auto;width: 60%"/>
<p></p>
<h3>3　法改正による解決</h3>
<p>平成23年特許法改正により、冒認出願等により無権利者に対して特許権が付与されてしまった場合に、登録された特許権にかかる権利者を無権利者から真の権利者に対して移転することを求めることができるよう規定が設けられました（特許法第74条第1項）。</p>
<p>この法改正により、冒認出願をされた真の権利者が特許を取得できないという状態は解消されました。</p>
<p>しかし、上記の権利の移転に関する請求は、あくまでも任意に応じることを前提とするものであり、無権利者が任意の移転手続きに応じない場合には法的な手続き経ることにより移転手続きを行う必要があります。</p>
<p>訴訟等の法的手続きにおいては、立証責任という概念が用いられます。簡単にいえば、ある事実の存否が明らかにならなかった場合に、その存否不明の不利益を訴訟当事者のいずれが負担するかということです。訴訟等においては、自分に有利となる事実について立証責任を負うことが多いといえます。</p>
<p>上記の法的手続きに関連して裁判所は、「特許出願がその特許にかかる発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」はその時点の特許権者（上記でいえば無権利者）が立証すべきとしています。</p>
<p>しかし他方で、その立証の程度は冒認を主張する側（上記で言えば真の権利者）が主張する</p>
<ol>
<li>冒認を疑わせる具体的な事情の内容</li>
<li>立証活動の内容</li>
</ol>
<p>により変更される可能性がある旨も言及しており（審決取消請求事件一知高判平成29年1月25日参照）、冒認であることを主張する側も一定の立証活動をする必要があるということになります。</p>
